本文格式為Word版，下載可任意編輯——從專利代理質(zhì)量糾紛案例來看專利代理質(zhì)量責(zé)任的認(rèn)定一、法院對專利代理質(zhì)量糾紛案例的判決2022年4月6日，原告與被告簽訂了囑托專利申請合同。合同商定：被告按照專利法的規(guī)定打定專利申請文件，并保證通過專利局的形式審查，取得專利申請?zhí)?。合同簽訂后，原告按合同商定向被告支付了代理費(fèi)，舉行了全面的技術(shù)交底。2022年4月26日，國家學(xué)識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)實(shí)用新型專利證書。

2022年3月起，原舉報現(xiàn)上海華申汽車窗廠等多家企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)犯了自己的實(shí)用新型專利權(quán)，但上海市學(xué)識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定相關(guān)企業(yè)均不構(gòu)成侵權(quán)。原告認(rèn)為，被告在為原告申請專利的過程中，違反了專利法的有關(guān)規(guī)定，將非必要技術(shù)特征記載到獨(dú)立權(quán)利要求中。被告的上述行為已構(gòu)成違約，應(yīng)承受違約責(zé)任。

被告辯稱，原告的實(shí)用新型專利獲得授權(quán)，說領(lǐng)略被告提交的申請文件符合專利法及其相關(guān)規(guī)定；其次，原告沒有證據(jù)證明被告在權(quán)利要求書中記載了非必要特征，且必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征的劃分是依據(jù)研發(fā)目的和養(yǎng)護(hù)范圍而定的，是相對概念，而非十足概念；結(jié)果被告在撰寫權(quán)利要求書后，就權(quán)利要求書的內(nèi)容與原告舉行了屢屢溝通，原告在被告處簽收了向國家學(xué)識產(chǎn)權(quán)局提交的全體專利申請文件，并未提出異議，因此，原告對專利申請文件的全體內(nèi)容是明知的。

上海市其次中級人民法院認(rèn)為，原告領(lǐng)取了被告向國家學(xué)識產(chǎn)權(quán)局提交的全體申請文件，即有理由相信，原告對全體申請文件的內(nèi)容（包括權(quán)利要求書的全部內(nèi)容）有了充分的了解。假設(shè)原告認(rèn)為被告在權(quán)利要求書中增加了大量非必要技術(shù)特征的內(nèi)容，可以立刻向被告提出，并可以要求被告自申請日起2個月內(nèi)，向國家學(xué)識產(chǎn)權(quán)局提出修改申請。而原告無證據(jù)證明其當(dāng)時己向被告提出異議，并簽收了全部申請文件。至此，法院有理由相信，原告已對全體申請文件的全部內(nèi)容予以了追認(rèn)。因此，對原告所堅持的被告應(yīng)承受違約責(zé)任的訴訟苦求，法院不予支持。

二、對法院觀點(diǎn)的不同熟悉

對于上述判例，筆者對法院的觀點(diǎn)有一些不同的熟悉，概括理由如下：

1、專利代理合同不同于普遍的民事合同，不能按照普遍的民事合同判斷專利代理機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。

在一般處境下，合同雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)具有“合理留神人義務(wù)”，否那么就會承受過失責(zé)任。在現(xiàn)實(shí)中，對于具有特殊技能和學(xué)識的人，如醫(yī)生、律師、會計師等專業(yè)人士的“合理留神人義務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)比一般人的行為標(biāo)準(zhǔn)要高一些，即要達(dá)成專業(yè)人員的行為標(biāo)準(zhǔn)。我國對專利代理人和專利代理機(jī)構(gòu)規(guī)定了分外嚴(yán)格的資格準(zhǔn)入制度，例如代理人需要通過考試并舉行執(zhí)業(yè)，專利代理機(jī)構(gòu)需要通過國家學(xué)識產(chǎn)權(quán)局行政審批，未經(jīng)行政審批不得從事專利代理業(yè)務(wù)。之所以設(shè)置較高的資格準(zhǔn)入制度，其主要理由是專利代理行為具有高度的專業(yè)性和技巧性，能夠撰寫質(zhì)量高的專利申請文件，能夠得到養(yǎng)護(hù)范圍適合的專利權(quán)，保證囑托人的利益得到維護(hù)。因此專利代理人屬于專業(yè)人士，相應(yīng)的合理留神人的義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)必然要高于一般人。但是法院的觀點(diǎn)實(shí)際上將專利代理人的“合理留神人義務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)等同于一般人的行為標(biāo)準(zhǔn)，并沒有表達(dá)專利代理行為具有高度的專業(yè)性和技巧性的特性。

從權(quán)利義務(wù)角度看，專利代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利就是采納囑托人的囑托代理專利業(yè)務(wù)并收取報酬，而專利代理機(jī)構(gòu)的義務(wù)就是供給具有確定專業(yè)性的專利服務(wù)。從法院判決看，專利代理機(jī)構(gòu)收取了相應(yīng)的費(fèi)用，即獲得了相應(yīng)的權(quán)利，但是在義務(wù)方面卻沒有表達(dá)出相應(yīng)的專業(yè)性，即沒有承受起相應(yīng)的義務(wù)，反將專利代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承受的專利申請質(zhì)量這一義務(wù)推給了囑托人。因此從法院的判決來看，專利代理機(jī)構(gòu)承受的義務(wù)和權(quán)利存在明顯的不對等。

2、囑托人和代理機(jī)構(gòu)雙方信息不對稱，因此不能以囑托人是否同意提交申請文件作為免除代理機(jī)構(gòu)撰寫中存在質(zhì)量問題的責(zé)任。

與專利代理機(jī)構(gòu)相對比而言，囑托人一般都缺乏相應(yīng)的專利法律學(xué)識和專利業(yè)務(wù)學(xué)識，因此囑托人一般處境下并不知道如何才能得到適合的養(yǎng)護(hù)范圍，而需要得到適合的專利權(quán)養(yǎng)護(hù)范圍也是囑托人囑托代理機(jī)構(gòu)的一個主要理由。法院的判決中強(qiáng)調(diào)囑托人同意提交相關(guān)的申請文件，以此來免除代理機(jī)構(gòu)的撰寫質(zhì)量問題，實(shí)際上將囑托人也視為具有專利代理學(xué)識和相關(guān)法律學(xué)識的人員來對待。試想，假設(shè)囑托人具有相應(yīng)的專利代理學(xué)識和相關(guān)法律學(xué)識，又怎么會花大價錢來囑托代理機(jī)構(gòu)，自己完全可以處理好專利申請的相關(guān)事情。因此，從囑托人和代理機(jī)構(gòu)雙方信息不對稱這一角度來說，法院的理由有一些欠妥。

筆者認(rèn)為，在專利代理中的囑托人簽字只是說明專利代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)通知囑托人專利代理業(yè)務(wù)的進(jìn)展，屬于合同中的隨附義務(wù)，并不代表對其文件質(zhì)量、權(quán)利要求養(yǎng)護(hù)范圍的判斷和認(rèn)可。由于專利代理申請的給付義務(wù)與商品一樣，囑托人往往是對該類事務(wù)不熟諳才需要特意囑托專利代理機(jī)構(gòu)并容許給付對價。在專利代理人協(xié)會2022年公布的《專利代理服務(wù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》中規(guī)定，定稿文件需囑托人紙件或者郵件確認(rèn)，貌似是將囑托人確實(shí)認(rèn)推斷為對專利申請文件的認(rèn)可。但是筆者認(rèn)為，實(shí)際上中華全國專利代理人協(xié)會出臺該服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了提高專利代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識，并不是輔助其逃避法律責(zé)任。

3、法院只考慮了合同的字面意思，但并沒有考慮專利代理囑托合同的目的。

囑托人與專利代理機(jī)構(gòu)簽訂囑托合同的目的是為了獲得確定的經(jīng)濟(jì)利益，而不僅僅是一張專利權(quán)證書。對于專利代理機(jī)構(gòu)，其經(jīng)濟(jì)利益是通過使對方的目的實(shí)現(xiàn)來獲得報酬。囑托人想要獲得經(jīng)濟(jì)利益是通過專利權(quán)的獨(dú)占來實(shí)現(xiàn)的，獲得適合的養(yǎng)護(hù)范圍是囑托人獲得經(jīng)濟(jì)利益的一個充分條件。假設(shè)專利授權(quán)后不能給申請人帶來任何實(shí)際的權(quán)利或者實(shí)現(xiàn)其欲達(dá)成的效果，就不能稱之為申請人的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。因此在本案中，申請人獲得了專利權(quán)，從外觀上看代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)履行了合同的義務(wù)，但是該研發(fā)創(chuàng)造的技術(shù)方案并不能獲得實(shí)際的養(yǎng)護(hù)，不能使專利權(quán)人有效的看法自己的權(quán)益。因此從合同的目的上講，專利代理機(jī)構(gòu)履行合同義務(wù)的行為已經(jīng)使申請人囑托代理機(jī)構(gòu)申請專利的目的落空，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為專利代理機(jī)構(gòu)存在違約的行為。4、從合同解釋的角度啟程，專利代理機(jī)構(gòu)存在違約行為。

對于專利代理囑托合同，我國沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者通用的標(biāo)準(zhǔn)，這是否意味著就是按照雙方商定來確定權(quán)利義務(wù)呢？筆者認(rèn)為在專利代理囑托合同中，還存在著推定的默示條款，即法律上暗含的條款。默示條款是合同履行之必需，否那么合同所欲達(dá)成的目的無法實(shí)現(xiàn)。筆者認(rèn)為，專利代理囑托合同的默示條款應(yīng)當(dāng)保證專利代理質(zhì)量要在形式上符合專利法及其相關(guān)的規(guī)定，此處形式上的要求一般包括不需要通過檢索直接可以確定的一些問題，例如公開充分、實(shí)用性、不予授權(quán)的主體、權(quán)利要求領(lǐng)會等內(nèi)容需要符合專利申請的要求，同時也要根據(jù)申請人或者自己檢索的最接近的比較文件來確定合理的養(yǎng)護(hù)范圍。由于上述問題對于一個專業(yè)的專利代理人來說，都是可以在撰寫申請文件前或撰寫完成后直接察覺的問題。對于需要檢索來確定的一些問題，例如別致性和創(chuàng)造性，那么需要根據(jù)合同的商定來舉行，例如囑托人囑托代理機(jī)構(gòu)舉行檢索，那么需要將其別致性和明顯的創(chuàng)造性作為其默示條款；對于有爭議的創(chuàng)造性，筆者認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)將其作為默示條款。本案中的必要技術(shù)特征，由于申請人提交了交底材料，申請人應(yīng)當(dāng)按照交底材料以及別致性檢索材料（假設(shè)舉行檢索）確定必要技術(shù)特征。因此，假設(shè)代理機(jī)構(gòu)沒有撰寫好必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為專利代理機(jī)構(gòu)存在違約行為。

5、從專利代理行業(yè)進(jìn)展來看，法院的上述判決會影響代理行業(yè)的健康進(jìn)展。

目前專利代理行業(yè)的進(jìn)展過程中，存在著不少掛證和無證代理的現(xiàn)象。掛證現(xiàn)象實(shí)際上也相當(dāng)于無證代理，由于代理人將代理證借給他人使用，自己并不參與代理。目前掛證的人都是代理機(jī)構(gòu)的合伙人，而一旦產(chǎn)生法律責(zé)任，合伙人將要承受無限連帶責(zé)任。從法院的判斷來看，只要是申請人簽字確認(rèn)，就可以認(rèn)為是申請人對申請文件的認(rèn)可，從而免除代理機(jī)構(gòu)的責(zé)任，這就導(dǎo)致專利代理行業(yè)只有收益，根本上沒有風(fēng)險。因此上述判決會導(dǎo)致掛證現(xiàn)象以及黑代理問題更加嚴(yán)重，從而影響專利代理行業(yè)的健康進(jìn)展。

三、建議

針對前面提出的各種問題，筆者建議如下：

1、對于專利代理質(zhì)量，應(yīng)當(dāng)盡快出臺相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以便專利代理合同中雙方的權(quán)利義務(wù)進(jìn)一步明確。

由于專利代理人都通過了國家學(xué)識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)一考試，具有較強(qiáng)的專業(yè)性，應(yīng)屬于專利領(lǐng)域的專有人才，所以應(yīng)當(dāng)采用專利代理領(lǐng)域通常應(yīng)達(dá)成的水平，即專利代理的合理留神義務(wù)。所謂專利代理人的合理留神義務(wù)是指主要看其他專利代理人處于采納囑托的專利代理人的一致處境下，會做出一致的行為還是不同的行為。假設(shè)做出一致的行為，那么可以推斷代理人盡到了相應(yīng)的義務(wù)，不承受責(zé)任；否那么，應(yīng)當(dāng)承受責(zé)任。對于專利代理人的合理留神義務(wù)，筆者認(rèn)為包括如下的內(nèi)容：

（1）專利代理人應(yīng)當(dāng)具有代理資格。例如按照目前的要求是應(yīng)當(dāng)取得資格證和執(zhí)業(yè)證。假設(shè)不符合專利代理資格的要求而舉行代理，相當(dāng)于無證代理，應(yīng)當(dāng)直接認(rèn)定代理機(jī)構(gòu)存在違約；

（2）全面掌管申請人提交的交底材料以及提交的其他現(xiàn)有技術(shù)文件，并根據(jù)供給的資料或者自己檢索的現(xiàn)有技術(shù)來確定適合的養(yǎng)護(hù)范圍。假設(shè)代理人根據(jù)申請人提交的材料或者自己檢索的材料撰寫的養(yǎng)護(hù)范圍不適合，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)定代理機(jī)構(gòu)違約；

（3）全面掌管專利撰寫和答復(fù)的相關(guān)學(xué)識，包括不需要通過檢索能夠明顯確定的問題。例如說明書公開充分、權(quán)利要求書的實(shí)用性、研發(fā)養(yǎng)護(hù)的主體是否屬于不予授權(quán)范圍等。假設(shè)由于上述明顯問題導(dǎo)致申請文件無法獲得授權(quán)，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)定代理機(jī)構(gòu)存在違約；

（4）全面掌管專利復(fù)審和無效的撰寫及答復(fù)的相關(guān)學(xué)識，包括復(fù)審和無效理由的撰寫等；

（5）全面掌管專利申請、復(fù)審和無效的流程。假設(shè)由于專利代理機(jī)構(gòu)導(dǎo)致流程上展現(xiàn)問題而使得專利申請駁回或視撤，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定代理機(jī)構(gòu)存在違約。

2、對于囑托人明顯堅持的觀法，應(yīng)當(dāng)免責(zé)。

在申請過程中，代理機(jī)構(gòu)具有的一個隨附義務(wù)是說明義務(wù)。所謂說明義務(wù)是指專利代理過程中，例如提交申請文件或者答復(fù)審查觀法通知書的過程中，假設(shè)囑托人指示錯誤，明顯不利于其合法利益時，專利代理人應(yīng)當(dāng)向囑托人充分說明其指示存在的問題以及相應(yīng)的后果。假設(shè)申請人堅持自己的觀法，并導(dǎo)致專利申請被駁回或者視撤，代理機(jī)構(gòu)將不承受責(zé)任。

3、對于屬于自由裁量的內(nèi)容，專利代理機(jī)構(gòu)免責(zé)。

專利代理過程中涉及到較多的是法律應(yīng)用和事實(shí)認(rèn)定的問題。無論是法律應(yīng)用問題還是事實(shí)認(rèn)定，都會存在爭議區(qū)域，例如創(chuàng)造性的判斷問題。在爭議區(qū)域，由于沒有統(tǒng)一的處理方式，每個專利代理人會做出一致的行為還是不同的行為的比例差不多，因此專利代理人可以舉行自由裁量來確定處理方式，但是需要將處理方式的利弊提前告知囑托人。筆者認(rèn)為在爭議區(qū)域內(nèi)處理相關(guān)事宜，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定專利代理機(jī)構(gòu)存在責(zé)任。

4、關(guān)于專利代理質(zhì)量的糾紛處理中，建議有條件的舉行責(zé)任推定。

民事證明責(zé)任的一般原那么是誰提出誰舉證，但是在專利代理過程中，囑托人相對于專利代理機(jī)構(gòu)來說，在對案件的信息占有上處于劣勢地位，遠(yuǎn)離案件證據(jù)，產(chǎn)生了舉證困難或舉證不能的情形，此時有人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用舉證責(zé)任倒置，由專利代理機(jī)構(gòu)舉證證明其代理質(zhì)量符合要求。但是假設(shè)采用舉證責(zé)任倒置，很可能會產(chǎn)生大量的針對專利代理機(jī)構(gòu)關(guān)于專利代理質(zhì)量的訴訟，甚至?xí)a(chǎn)生大量惡意訴訟，這樣會導(dǎo)致專利代理機(jī)構(gòu)全日忙于訴訟而無法有效的開展專利代理業(yè)務(wù)，因此，筆者不贊成專利代理質(zhì)量的糾紛處理中采用舉證責(zé)任倒置的方式。

筆者認(rèn)為，針對囑托人在舉證責(zé)任上的劣勢地位，可以通過有條件的責(zé)任推定方式來推定專利代理機(jī)構(gòu)具有確定的責(zé)任。此時的條件應(yīng)當(dāng)舉行嚴(yán)格的限制，否那么條件過于寬松，那么照舊會產(chǎn)生大量的針對專利代理機(jī)構(gòu)的訴訟，甚至包括惡意訴訟。筆者認(rèn)為，此時的條件應(yīng)當(dāng)局限于專利權(quán)人維護(hù)自己權(quán)利失敗的處境，例如通過法院侵權(quán)判決，察覺自己專利文件撰寫存在問題，由于公開不充分或者其他明顯的問題而被認(rèn)定為無效。當(dāng)囑托人沒有證據(jù)證明權(quán)利損失的時候，一般不允許舉行責(zé)任的推定。一旦舉行責(zé)任推定，那么在囑托人舉證證明權(quán)利遭遇損害的時候，專利代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)證明自己存在免責(zé)的處境，例如撰寫中囑托人明顯堅持按照自己的觀法舉行撰寫；例如創(chuàng)造性無效中，針對創(chuàng)造性問題存在的自由裁量的處境等。對