藥品方法發(fā)明專利侵權訴訟的技巧與商業(yè)秘密保護趙立輝2013年1月20日1答疑：

北京市高級人民法院行政判決書（2008）高行終字第00247號

海關向收貨人出具進口貨物提取放行的有關手續(xù)后，方能確認該進口行為已依法完成，屆時該進口貨物能夠處于國內任何人通過正當途徑均可獲得的狀態(tài)，其進口行為方構成國內公開使用，而海關放行日期成為該進口產品在中國境內的公開日。

2一、緣起

原告──被告3一、緣起

原告──被告＼／法官4一、緣起美國大法官本杰明?N?卡多佐曾經(jīng)說過：“實際上，每一個含混不清的判決都涉及在兩個旗鼓相當?shù)倪x項之間做出選擇，我們無論爭論多久，斟酌得多么仔細，都永遠不可能確定不移?！?二、主要問題1、產品專利與方法專利2、方法發(fā)明專利訴訟的法律演變3、舉證責任的分配4、以案說法5、訴訟技巧6、被告的商業(yè)秘密的抗辯61、產品專利與方法專利

1984年專利法就開始保護藥品的制造方法專利，但不保護藥品產品專利。

1992年修法，才開始保護產品專利。

71、產品專利與方法專利方法發(fā)明專利與產品發(fā)明專利不同之處在于：其保護的是一個動態(tài)的過程，而非靜態(tài)的產品。82、方法發(fā)明專利訴訟的法律演變

1984年3月12日通過的專利法60條2款：“在發(fā)生侵權糾紛的時候，如果發(fā)明專利是一項產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法的證明?！?2、方法發(fā)明專利訴訟的法律演變

1992年9月4日第一次修正專利法60條2款：“在發(fā)生侵權糾紛的時候，如果發(fā)明專利是一項新產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法的證明?！?02、方法發(fā)明專利訴訟的法律演變

2000年8月25日第二次修正專利法57條2款：“專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明?！?12、方法發(fā)明專利訴訟的法律演變

2008年12月27日第三次修正專利法61條1款：“專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明。”123、舉證責任的分配

舉證責任分擔的一般原則為“誰主張，誰舉證”。方法發(fā)明專利侵權案件中的舉證責任承擔分兩種情況。當專利侵權糾紛不涉及新產品時，“誰主張，誰舉證”，原告應就被告使用的方法侵犯其專利權承擔舉證責任，否則原告將承擔敗訴的不利后果。133、舉證責任的分配

當專利侵權糾紛利涉及一項新產品時，則由被告承擔舉證責任，被告需自行提供其使用的方法，并證明其與原告專利方法不同。143、舉證責任的分配

此種情況下，原告并非不承擔任何舉證責任，原告需證明其專利涉及一項“新產品”，并且被告的產品與原告使用專利方法生產的產品同樣或近似。原告只有證明了其專利涉及一項新產品，被告舉證責任才倒置。154、以案說法

案號：2007年二中民初字第12860號原告：BASF公司被告：南通施壯化工有限公司164、以案說法

原告BASF公司起訴稱：原告擁有中華人民共和國國家知識產權局授予的專利號為ZL92115325.2的“基本無粉塵四氫-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮顆粒的制備”發(fā)明專利。

174、以案說法

該專利的權利要求書載明：1、一種制備基本無粉塵的下式（Ⅰ）所示四氫-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮顆粒的方法，

I

其中將甲基胺（Ⅱ）與二硫化碳（Ⅲ）和甲醛（Ⅳ）反應或將N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基銨鹽（Ⅴ）與甲醛（Ⅳ）反應，所述反應在以化合物（Ⅱ）為基礎計為0.1-10摩爾%的至少一種下式（Ⅵ）所示亞烷基二胺存在下進行，R1-NH-A-NH-R2（Ⅵ）式中R1和R2相互獨立地代表氫或C1-C4烷基，A是1，2-亞乙基，1，3-亞丙基或1，4-亞丁基橋，而且這些橋可帶有1-4個C1-C4烷基。184、以案說法

被告南通施壯公司未經(jīng)許可，以生產經(jīng)營為目的，生產、銷售了依原告的專利方法直接得到的產品“壟鑫綜合土壤消毒劑”（98％棉隆微粒劑）。

194、以案說法

BASF公司對購買的涉案侵權產品進行了高效液相色譜分析。分析結果表明，南通施壯公司生產的涉案產品含有登記號為277939、277940、277455的三種典型雜質，上述雜質中的兩個棉隆型雜環(huán)是通過乙烯基橋相連的。BASF公司據(jù)此主張，上述特征是使用涉案專利方法生產棉隆產品時會出現(xiàn)的典型特征，南通施壯公司的涉案產品使用了涉案專利方法。204、以案說法

上海市農藥研究所檢測中心于2007年5月21日出具的檢驗報告顯示，南通施壯公司生產的涉案產品的色譜分析圖出現(xiàn)了一個主峰和三個次峰，分別與BASF公司生產的棉隆產品的色譜圖出現(xiàn)的一個主峰和三個次峰相對應。BASF公司據(jù)此主張，上述三個次峰對應的就是涉案三種典型雜質。214、以案說法

一般情況下，判定專利侵權與否，應當將被控侵權產品或方法的技術特征與專利技術權利要求中記載的技術特征相比較，如果構成相同或等同，就可以認定侵權的成立。本案中，有點特殊。

224、以案說法

在權利人難以獲得被告使用專利方法的直接證據(jù)時，法院通過舉證責任的合理分配，解決本案爭議。在方法發(fā)明專利的侵權判定中，舉證責任分配問題貫穿于案件審理的整個過程。234、以案說法

本案例主要涉及新產品的認定、新產品的舉證責任分配及侵權判定中的舉證責任分配這三個問題。244.1新產品的認定“新產品”如此之重要，是一個“生死劫”，成為訴辯雙方必爭的焦點。在方法發(fā)明專利侵權糾紛中，專利權人出于利己的目的，一般是首先主張其專利方法制造的產品屬“新產品”，以減輕其舉證負擔和敗訴的風險，讓對方承擔舉證責任。那么，什么是“新產品”，應當由誰舉證證明是否為“新產品”呢？254.1新產品的認定產品或者制造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，人民法院應當認定該產品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產品。最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(法釋〔2009〕21號)264.1新產品的認定產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區(qū)別，就可以認為是“新產品”。本案中，原告涉案專利說明書中載明：該專利的發(fā)明目的是提供一種更為簡便的棉隆產品的制備方法，因此涉案專利涉及的產品并非新產品。274.2新產品的舉證責任分配

一種觀點認為，原告負舉證責任，因為作為發(fā)明人應該最了解所涉及的技術領域的相關情況。一種觀點認為，被告負舉證責任，因為要求原告對其認為沒有發(fā)生的事實進行舉證是不現(xiàn)實的。284.2新產品的舉證責任分配

舉證責任的倒置應當審慎地行使，一般只有在法律明文規(guī)定的情況下，才能適用。對被告來說，要證明產品曾經(jīng)出現(xiàn)過或制造出，只需舉出一個證據(jù)即可。要讓證明一個產品是第一次上市并非易事，考慮到對沒有發(fā)生的事實進行舉證的難度，我們可以相應降低證明標準。294.2新產品的舉證責任分配

在方法發(fā)明專利侵權糾紛案件中，原告人只要證明在專利文件中提到涉案方法是一種新產品的制造方法，或者在訴訟時稱該產品在專利申請日之前，市場上從未出現(xiàn)過，即可認為完成了舉證證明責任。如果被告反駁，被告應提出反證，證明在專利權人的新產品上市之前，市場上已有相同產品，專利權人上市的產品已不是新產品。304.2新產品的舉證責任分配

在本案中，原告在訴訟時稱該產品含有三種特殊雜質，在專利申請日之前，市場上從未出現(xiàn)過含有該三種特殊雜質的棉隆產品，認為是新產品。這時，被告提出反證，證明在涉案專利申請日前，我國農業(yè)部農藥檢定所發(fā)布的農藥登記公告中載有原告BASF公司涉案專利涉及的產品，因此涉案專利涉及的產品不是新產品。314.2新產品的舉證責任分配

此時，被告也已經(jīng)完成了舉證責任，其理由充分，被法院采納。原告未再進一步舉證證明。據(jù)此，法院依據(jù)“優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則”認定涉案專利涉及的產品不是新產品，是正確的。324.3侵權判斷中的舉證責任分配

在制造方法發(fā)明專利侵權訴訟中，如果權利人主張新產品，則權利人應當首先負責舉證證明依照其專利生產的產品為新產品、被控侵權產品與依照其專利方法直接獲得的產品相同，然后由被控侵權產品的生產者對專利產品的制造方法不同于專利方法負責舉證證明。334.3侵權判斷中的舉證責任分配

通常來說，原告應當依據(jù)權利要求作為依據(jù)，來證明被告的方法落入了原告的保護范圍。但是，在方法發(fā)明專利糾紛中，如果要讓原告證明被告使用了專利方法，這對原告來說是相當難的。344.3侵權判斷中的舉證責任分配

原告只能申請法院調查取證進入被告的生產場地進行現(xiàn)場勘驗，或是采取秘密手段獲取被告的使用方法，而這本身又有很大的法律風險。因此，在涉案專利方法不涉及新產品的時候，原告往往采取技術鑒定的方式，推斷出被告的使用方法。354.3侵權判斷中的舉證責任分配

在原告完成初步舉證責任，舉證責任轉移到被告。如果被告舉證不能，就應承擔對其不利的相應的法律后果，如果被告舉證證明的其使用的方法可能與其實際使用的方法不同時，也不能認為被告的舉證責任已經(jīng)完成。364.3侵權判斷中的舉證責任分配

被告主張其在生產涉案產品時并未加入亞烷基二胺，而是通過使用十二烷基磺酸鈉等其他助劑和改變反應器內部結構來制備棉隆顆粒劑，但并未舉證證明加入十二烷基磺酸鈉等助劑會形成上述三種特殊雜質。374.3侵權判斷中的舉證責任分配

被告還提出，儲存容器存在殘留物、設備未徹底清洗等都可能導致雜質的殘存，但未能就此進一步舉證證明。被告的舉證無法說明三種特殊雜質的來源，而且根據(jù)被告的使用方法是不可能出現(xiàn)該三種雜質的。根據(jù)優(yōu)勢證據(jù)原則，故法院認定，被告使用了與涉案專利方法基本相同的方法，侵犯了涉案專利權，應就此承擔相應的法律責任。384.3侵權判斷中的舉證責任分配

在本案中，原告仍是以“權利要求”為中心來考慮訴訟策略的，只不過是由于方法發(fā)明專利的特殊性，原告無法直接證明被告使用的方法與自己的專利方法相同，其不得以通過專利方法過程中的三種雜質特征，來間接的證明被告使用了專利方法。394.3侵權判斷中的舉證責任分配

trips協(xié)定第34條規(guī)定，如果一項專利的實質性內容為獲得一項產品的方法，司法部門應有權責令被告證明其制造相同產品的方法不同于專利方法。404.3侵權判斷中的舉證責任分配

因此，成員應規(guī)定，至少在下述情形之一時，如果不能舉出相反的證據(jù)，則將未經(jīng)專利權人同意而制造的任何相同產品視為是用該專利方法所制造的：（1）如果用專利方法所生產的產品是新的；（2）如果相同的產品在很大程度上有可能是由專利方法制造的，而專利權人經(jīng)過合理的努力仍不能確定被告所實際采用的制造方法。414.3侵權判斷中的舉證責任分配

因此，成員應規(guī)定，至少在下述情形之一時，如果不能舉出相反的證據(jù)，則將未經(jīng)專利權人同意而制造的任何相同產品視為是用該專利方法所制造的：（1）如果用專利方法所生產的產品是新的；（2）如果相同的產品在很大程度上有可能是由專利方法制造的，而專利權人經(jīng)過合理的努力仍不能確定被告所實際采用的制造方法。424.3侵權判斷中的舉證責任分配

《民事證據(jù)規(guī)則》第7條規(guī)定，“在法律沒有具體規(guī)定，依本規(guī)定及其他司法解釋無法確定舉證責任承擔時，人民法院可以根據(jù)公平原則和誠實信用原則，綜合當事人舉證能力等因素確定舉證責任的承擔?！币虼耍ㄔ涸趯徖矸切庐a品方法發(fā)明專利侵權案件時，可以通過舉證責任轉移、證據(jù)保全、適用推定規(guī)則三種途徑解決取得被告使用方法的問題。434.3侵權判斷中的舉證責任分配

在方法發(fā)明專利侵權案件中，被告相對于原告而言，被告在距離證據(jù)的遠近、接近證據(jù)的難易程度及收集證據(jù)的能力等方面的優(yōu)勢均大大超過原告，也就是說，被告的舉證能力遠遠高于原告。因此，如果原告提供了初步證據(jù)使法官內心確信被告侵權的可能性很大，且原告充分發(fā)揮其舉證能力后仍無法取得被告的生產方法，可以根據(jù)將舉證責任分配給被告。445、訴訟技巧

原告的證據(jù)保全申請符合法律規(guī)定的條件時，法院應及時對被告使用的方法進行保全，確保全面準確再現(xiàn)被告的生產過程，以實現(xiàn)非新產品方法發(fā)明專利侵權訴訟中的舉證責任的合理分配，并為法院判定是否侵權打下一個良好的基礎。455、訴訟技巧

在方法發(fā)明專利中，原告最佳的訴訟技巧是在起訴同時提出對被告相關技術方法的證據(jù)保全。只有在被告沒有防備的情況下，原告能夠通過保全手段獲取被告真實的技術方法和資料。465、訴訟技巧

如果被告接到原告的起訴狀后，即便被告得的技術方法實際上侵犯了原告的方法專利，被告在研究原告的專利文獻后，極易規(guī)避原告的專利方法，尤其是技術力量強的當事人。除非原告的專利方法是目前技術背景下能夠生產或制作方法專利產品的唯一方法，但這種情況非常少。475、訴訟技巧

推定是根據(jù)法律規(guī)定或經(jīng)驗法則，在某一事實存在的情況下，推定另一事實存在或不存在的司法活動。法院在司法活動中適用推定規(guī)則不僅符合人類認識論的一般規(guī)律，而且可以減輕當事人和法院的訴訟負擔，防止訴訟的過分延遲，有利于維護訴訟程序安定性。485、訴訟技巧

《民事證據(jù)規(guī)則》第75條規(guī)定，“有證據(jù)證明一方當事人持有證據(jù)無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據(jù)的內容不利于證據(jù)持有人，可以推定該主張成立。”495、訴訟技巧

當原告提供初步證據(jù)證明被告可能使用了專利方法時，如果被告僅僅是對原告的主張加以反駁而不提供任何證據(jù)的情況下，法院可直接適用推定規(guī)則判定被告使用了專利方法，侵犯了原告專利權。

506、被告的商業(yè)秘密抗辯

被告在庭審中通常會提出其生產方法是商業(yè)秘密，也應受到法律的保護，要求通過本案審理知曉其生產方法的原告及相關人員承擔保密義務。516、被告的商業(yè)秘密抗辯

如果被告的方法符合商業(yè)秘密的構成要件，法院在審理該類專利侵權案時可參照審理侵犯商業(yè)秘密案的程序，對案件不予公開審理。526、被告的商業(yè)秘密抗辯

根據(jù)《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，方法發(fā)明專利侵權案件中的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息。因此被告需提供證據(jù)證明其使用的方法符合商業(yè)秘密的構成要件：1、秘密性。2、價值性。3、采取保密措施。53三、余論

1、程序性的訴訟技巧2、現(xiàn)有技術抗辯中的使用公開541、程序性的訴訟技巧（一）第一回合-送達程序的攻防策略原告的矛：第1步：獲取侵權商品、取得證據(jù)第2步：確認自己的權利范圍第3步：向侵權方發(fā)出“警告書”第4步：提出起訴55被告的盾：躲56法官怎么辦？法官利器：拒收的，可以把訴訟文書留在受送達人的住所，并采用拍照、錄像等方式記錄送達過程，即視為送達。（2012民訴法86條，自2013年1月1日起施行。）571、程序性的訴訟技巧（二）管轄異議程序的攻防策略原告：好不容易，送達成功！勝出！被告：我抑郁，不，我異議！581、程序性的訴訟技巧（二）管轄異議程序的攻防策略法官利器：這個真沒轍！要么三快（快審快結快移）要么“訴辯交易”59

2、現(xiàn)有技術抗辯中的是使用公開模擬案例：A公司2005年在中國申請專利，2006年獲得授權。A公司發(fā)現(xiàn)B公司從2008年開始生產、銷售的產品侵犯了A公司的該專利權，并于2010年提其訴訟。B公司提出2004年國外有公開使用的抗辯。問：2009年10月1日前后的跨越侵權行為如何定性？60

2、現(xiàn)有技術抗辯中的是使用公開立法背景：2008年《專利法》擴大了現(xiàn)有技術的范圍，由此產生了新舊法過渡過程中現(xiàn)有技術采用何種標準的問題。相對新穎性變更為絕對新穎性。被告可否以原告專利申請日之前的國外使用公開或其他方式公開的技術，進行現(xiàn)有技術抗辯？61

2、現(xiàn)有技術抗辯中的是使用公開《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（2009年）19條：對于持續(xù)跨越2009年10月1日的被訴侵權行為，以專利法生效日為界，分別適用所屬時段的專利法判斷專利侵權是否成立。關于賠償數(shù)額的確定，對于持續(xù)跨越2009年10月1日的被訴侵權行為，依據(jù)修改前、后專利法的規(guī)定，侵權人均應承擔賠償責任的，一并適用修改后的專利法確定賠償數(shù)額，而不以生效日為界分別適用所屬時段的專利法。62

2、現(xiàn)有技術抗辯中的是使用公開現(xiàn)有技術擴大了，顯然對于被告更有利，