上島咖啡案上島咖啡案 W.W. -PAGE2-淺議上島咖啡案上島咖啡，這一加盟店超過700家的品牌，卻可能因為創(chuàng)始人自己的要求而從此在中國大陸的市場上消失。上島咖啡，中國內(nèi)地第一家同類型的企業(yè)，幾個臺灣人在大陸的創(chuàng)業(yè)，早期暴發(fā)式的快速膨脹型發(fā)展，比當(dāng)時環(huán)境而比先進(jìn)的經(jīng)營理念與管理方式，股東之間的內(nèi)訌與分離，對品牌形象的爭奪，聲勢極勝的情況下卻面臨崩盤的危險。或許，上島咖啡案更應(yīng)該作為一個經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)典案例來進(jìn)行討論、研究。然而，就法律層面而言，上島咖啡案本身案情錯綜復(fù)雜，牽連廣泛：上海上島、杭州上島、陳文敏、天津廣泰國集工貿(mào)有限公司、國家工商總局商標(biāo)評審委員會等數(shù)方之間的三場訴訟，杭州市中級人民法院、上海市二中院、國家工商總局商標(biāo)評審委員會的不同裁決，商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)的糾紛，陳文敏的涉嫌犯罪，新舊法的沖突與適用。拋開錯綜復(fù)雜的案情本身，解決本案的根源在于：①上海上島的商標(biāo)專用權(quán)是否遭到侵犯；②上海上島擁有的“上島”商標(biāo)是否會因侵犯陳文敏的著作權(quán)而被撤銷。在法院未對國家工商總局商標(biāo)評審委員會撤銷“上島及圖”商標(biāo)的裁決作出肯定之前，上海上島仍然享有“上島及圖”商標(biāo)的專用權(quán)。1997年，天津廣泰國際工貿(mào)有限公司代為注冊了編號為1207183的“上島及圖”的商標(biāo)（30類商品類商標(biāo)）。

2000年4月14日，海南上島農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司注冊登記了注冊號為1385773服務(wù)類“上島”商標(biāo)。根據(jù)2001年第二次修訂之前的《中華人民共和國商標(biāo)法》（也即1993年的商標(biāo)法）第三條，“經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)”。因此天津廣泰國際工貿(mào)有限公司和海南上島自然分別享有兩枚“上島”商標(biāo)的專用權(quán)。1998年11月，海南上島從天津廣泰手中受讓了“上島及圖”的30類商品商標(biāo)。2001年7月，“海南上島”正式撤銷；2002年5月30日“上海上島咖啡食品有限公司”經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，通過原海南上島與天津廣泰的協(xié)議，受讓了“上島文字及圖形”的商標(biāo)專用權(quán)。自此，海南上島擁有的該注冊商標(biāo)就轉(zhuǎn)讓給了上海上島。因此可以說，在不考慮其他因素的情況下，上海上島享有“上島”商標(biāo)的專用權(quán)。上海上島宣稱，杭州上島未經(jīng)許可制售擁有“上島及圖”的咖啡豆、咖啡伴侶以及包裝紙箱等相關(guān)產(chǎn)品，“冒充商標(biāo)所有權(quán)人，將該商標(biāo)專用權(quán)授給他人使用并收取費用”。而杭州上島則聲明：杭州上島在2001年1月1日就與海南上島農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂了“上島”商標(biāo)授權(quán)使用協(xié)議。為此，杭州上島出具了加蓋雙方公章的《區(qū)域委托特許經(jīng)營許可合同》為證。然而，上海上島則稱這份合同是偽造的。正是因為此份合同，使得陳文敏涉嫌偽造公司印章。杭州上島出具的特許經(jīng)營許可合同是否偽造，目前尚不得知，有待公安機(jī)三條，“使用他人作品應(yīng)當(dāng)同著作權(quán)人訂立合同或者取得許可”。根據(jù)舉證原則，既然上海上島主張陳文敏已經(jīng)許可，自然它也須舉出證據(jù)來證明其主張。然而上海上島總部能夠舉證的只有陳文敏在事實上默認(rèn)了海南上島使用“上島及圖”商標(biāo)的合法性。這種事實上的默認(rèn)能否構(gòu)成著作權(quán)法上所說的許可？對此法律沒有明確的規(guī)定，但根據(jù)著作權(quán)法的精神，要保護(hù)著作權(quán)人的權(quán)益，既然著作權(quán)人沒有明確的許可的意思表示，自然不能把這種默認(rèn)作為許可的合法理由。因此如果上海上島沒有有力的證據(jù)來證明存在明確的許可，兩枚“上島”商標(biāo)的注冊可以確認(rèn)為侵犯了陳文敏對“上島及圖”標(biāo)識圖案享有的著作權(quán)，就目前所揭示的事實，商標(biāo)評審委員會作出撤銷編號為1207183(商品類)的商標(biāo)的裁定有法定理由。按照1995年商標(biāo)法實施細(xì)則第二十五條第四款的規(guī)定，這兩枚商標(biāo)被撤銷后即視為自始無效。下面就本案中幾個焦點法律問題作出解答。1、陳文敏創(chuàng)作的“上島及圖”的圖案，是否取得了該圖案在大陸的著作權(quán)?臺灣居民的作品如何在大陸予以保護(hù)?如前文所述，在著作權(quán)的保護(hù)中，臺灣居民是視為中國公民加以對待的，臺灣居民的作品同大陸居民的作品一樣適用我國的著作權(quán)法。根據(jù)根據(jù)1991年制定的著作權(quán)法第二條第一款,“中國公民、法人的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)”。也就是說在本案中，陳文敏取得了“上島及圖”圖案在大陸的著作權(quán)。臺灣居民在大陸不能單獨適用以主權(quán)國家身份加入的國際著作權(quán)條約，但是由于中國大陸和臺灣在世貿(mào)組織中是兩個單獨的締約方，因此臺灣居民的作品在大陸可以適用世貿(mào)組織中的《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》。2、陳文敏在臺灣取得的注冊商標(biāo)，是否自動延伸到大陸給予保護(hù)?如果不是自動保護(hù)，那么臺灣居民如何取得大陸的商標(biāo)注冊保護(hù)?根據(jù)1993年商標(biāo)法的第三條：“經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)”,以及現(xiàn)行商標(biāo)法的第三條第一款:“經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)和集體商標(biāo)、證明商標(biāo)；商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)”,任何自然人、法人或其他組織在我國境內(nèi)要想取得商標(biāo)專用權(quán)，必須經(jīng)商標(biāo)局的核準(zhǔn)注冊。陳文敏雖然在臺灣取得了注冊商標(biāo)，但是我國法律中并沒有關(guān)于承認(rèn)在臺灣注冊的商標(biāo)的效力的規(guī)定，陳文敏在臺灣取得的注冊商標(biāo)無法自動延伸到大陸給與保護(hù)。臺灣居民只有到我國的商標(biāo)局進(jìn)行注冊，才可以享有商標(biāo)專用權(quán)，取得大陸的商標(biāo)注冊保護(hù)。雖然我國加入了《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》，允許商標(biāo)的國際注冊，但很明顯臺灣居民是無法適用這項只有主權(quán)國家才能加入的國際公約。3、據(jù)說上海上島注冊了兩枚“上島”的圖文商標(biāo)，編號分別為1207183(商品類商標(biāo))及1385773(服務(wù)類商標(biāo))。如果國家商標(biāo)評審委員會的裁決生效，那么上海上島將失去1207183號（商品）商標(biāo)，他們能否以目前擁有的另一枚服務(wù)商標(biāo)來實施對外許可?并繼續(xù)以其為法律基礎(chǔ)推行特許經(jīng)營?當(dāng)上海上島失去編號為1207183(商品類)商標(biāo)時，其手中還有另一枚服務(wù)類商標(biāo)。除非國家商標(biāo)評審委員會又作出撤銷1385773(服務(wù)類)商標(biāo)的裁定，否則上海上島仍然擁有這枚商標(biāo)的專有使用權(quán)，也就是上海上島還權(quán)許可他人使用此“上島”商標(biāo)，以此來實施對外許可，并繼續(xù)以其為法律基礎(chǔ)推行特許經(jīng)營，只是再也不能生產(chǎn)印有“上島圖文”的商品出售。但是正如前所述，這枚商標(biāo)也侵犯了陳文敏的著作權(quán)，面臨隨時可能被撤銷的危險。4、當(dāng)初天津廣泰申請商標(biāo)注冊是否得到陳文敏的許可?有沒有“事先的默認(rèn)”，以及“事后的追認(rèn)”的事實?“默認(rèn)”、“追認(rèn)”能否構(gòu)成許可的合法理由?在前面已經(jīng)論述過，就目前來看，上海上島還未能拿出有力的證據(jù)來證明存在陳文敏的明確許可?！笆孪鹊哪J(rèn)”是完全可能的，上海上島也能舉出證據(jù)證明此點，但就我國法律而言，這種默認(rèn)還不足以構(gòu)成許可的合法理由。而對于“事后的追認(rèn)”，目前還未出現(xiàn)證據(jù)證明陳文敏有明確的追認(rèn)行為。假設(shè)確實存在這種“事后的追認(rèn)”，由于是著作權(quán)人明確的意思表示，當(dāng)然可以成為許可的合法理由。5、杭州上島及其在浙江片的各加盟店獲得的“上島及圖”商標(biāo)使用權(quán)究竟是基于陳文敏在海南期間的股東協(xié)議，還是基于陳文敏本人的著作權(quán)（又或在臺灣地區(qū)取得的商標(biāo)專用權(quán)）？杭州上島及其在浙江片的各加盟店獲得的“上島及圖”商標(biāo)使用權(quán)應(yīng)是基于陳文敏在海南期間的股東協(xié)議，而非基于陳文敏本人的著作權(quán)（根據(jù)對第2個問題的解釋，完全可以否定其是基于在臺灣地區(qū)取得的商標(biāo)專有權(quán)）。在國家商標(biāo)評審委員會撤銷之前，“上島及圖”還是受商標(biāo)法保護(hù)的注冊商標(biāo)，當(dāng)時海南上島擁有其專有權(quán)。僅就商標(biāo)領(lǐng)域，“上島及圖”的一切權(quán)利屬于海南上島，任何人不得任意侵犯。杭州上島及浙江片的加盟店要使用此商標(biāo)，需有海南上島的授權(quán)，而不能直接根據(jù)陳文敏本人的著作權(quán)，畢竟商標(biāo)和著作權(quán)還是兩個不同的法律領(lǐng)域。6、“杭州上島”根據(jù)“海南上島”的股東協(xié)議獲得商標(biāo)的使用權(quán)，是不是就說明其有權(quán)用這個商標(biāo)發(fā)展其他的加盟連鎖？如果抓鬮協(xié)議不存在，陳文敏或“杭州上島”是否有權(quán)發(fā)展其加盟店？按照法律要求，商標(biāo)許可使用協(xié)議應(yīng)該明確許可的權(quán)利的具體內(nèi)容和范圍，對于沒有明確規(guī)定的，不能認(rèn)為已經(jīng)許可他人使用。一般而言，商標(biāo)許可使用應(yīng)包括將商標(biāo)用于商品、器皿及宣傳等。而是否準(zhǔn)許被授權(quán)使用人再授權(quán)給第三人使用，在許可使用協(xié)議中應(yīng)明確列出，否則應(yīng)視為被授權(quán)使用人沒有此項權(quán)利。由于當(dāng)時的股東協(xié)議是規(guī)定各股東分片經(jīng)營，發(fā)展業(yè)務(wù)，可以推定抓鬮協(xié)議中存在此項授權(quán)，即杭州上島有權(quán)使用這個商標(biāo)發(fā)展其他的加盟連鎖。如果抓鬮協(xié)議不存在，則陳文敏和杭州上島可能就無權(quán)發(fā)展其加盟店了。但這些只是推測，最終還要取決于當(dāng)時股東協(xié)議以及海南上島對杭州上島授權(quán)的具體內(nèi)容。7、對于陳文敏的“上島及圖”著作權(quán)的保護(hù)，是不是要受到諸如商標(biāo)已經(jīng)注冊生效等因素的合理限制？諸如商標(biāo)已經(jīng)注冊生效等因素不應(yīng)成為對陳文敏的“上島及圖”著作權(quán)的保護(hù)的限制。首先，著作權(quán)法中并沒有關(guān)于此方面對著作權(quán)的限制的規(guī)定。其次，根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，申請商標(biāo)不得侵犯他人的在先權(quán)利，其中包括著作權(quán)，否則要予以撤銷。就此一點可以看出，商標(biāo)的注冊生效并不能阻礙著作權(quán)的保護(hù)。8、2003年初“上海上島”對“杭州上島”的商標(biāo)執(zhí)法行動，是否具備充分的正當(dāng)理由？其法律依據(jù)是什么？上海上島的執(zhí)法活動具備充分的正當(dāng)理由。當(dāng)時上海上島還具有兩枚“上島”商標(biāo)的專用權(quán)。根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法的第五十二條，“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；（二）銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的”等。無疑當(dāng)時杭州上島的制售擁有“上島及圖”的咖啡豆、咖啡伴侶以及包裝紙箱等相關(guān)產(chǎn)品的行為侵犯了上海上島的商標(biāo)專用權(quán)。根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法的第五十三條，“有本法第五十二條所列侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為之一，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，